甲擁有「胎緣固定套板改良」專利，某日在市面上發現乙公司把侵害其專利之胎緣固定套片附於輪胎一併銷售，甲於是對乙公司提出專利侵權訴訟，經法審查後，認為乙公司之產品侵害甲之專利權，但雙方對於如何計算損害賠償金(合理授權金)則有不同意見，甲主張因固定套片係附於輪胎一併銷售，故應以輪胎銷售之整體價格為計算基礎；乙公司則主張應僅以胎緣固定套片之價值為計算基礎。
我國專利法在民國100 年6 月29日修正時，為適度免除權利人舉證責任之負擔，於第97條第3 款增列「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」規定，設立一法律上合理之補償方式，以「合理授權金」來計算損害賠償方式。惟，對於合理授權金之計算究竟應以「整體商品」(即本案中之輪胎+胎緣固定套片)，或是「最小銷售單位」(即本案中之胎緣固定套片)為基礎，向來不同意見，專利權人多會要求以整體商品計算以提賠償金額，相反地，侵權人則會主張應僅就涉嫌侵權之部分計算賠償。
對此問題，我國智慧財產法院於101年度民專上字第4號判決中，參考美國法院見解，認為：
1.侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。專利法第108 條、第84條第1 項、第85條第1項各款規定專利權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為損害賠償請求權之一種，自有適用損害填補法則。專利權人固得選擇以侵害人因侵害行為所得之利益定賠償金額，法院仍應審酌其賠償金額是否與專利權人之實際損害相當，倘顯不相當，即不應准許，始與侵權行為賠償損害請求權旨於填補專利權人實際損害之立法目的相符。因此，為免發生過度不當的補償而扭曲技術競爭，進而影響市場競爭與消費者權益，追求「專利之價值」與「發明之經濟價值」一致，乃專利損害賠償制度之原則。
2.美國「整體市場價值法則」乃以合理授權金計算專利侵權「所失利益」（loss of profit）損害賠償之輔助法則，濫觴於美國聯邦最高法院於Garretson v. Clark(111 U.S. 120, U.S.N.Y. 1884) 所揭櫫之「整體機器價值說」，其後美國法院陸續於判決中不斷調整、界定「整體市場價值法則」之適用要件，亦即在行為人之（一）產品包含侵權元件與非侵權元件而屬「多元件所組成之產品」（multi-component products）時，如專利權人能證明侵權元件乃消費者購買該產品的主要動機（basis for consumer demand ），（二）行為人一併銷售包含侵權元件與非侵權元件之產品，且（三）侵權元件與非侵權元件共同形成一功能單位（functional unit;analogous to a single functi -onning unit）者，即得請求以整體產品的價格作為合理授權金的計算基礎。因此，合理授權金之計算，原則上應以「最小銷售單位」（smallest salable patent practicing unit ），而非「整體商品」為基礎，僅於專利權人可證明前揭三要件（累積關係）時，始例外允許以「整體產品」作為合理授權金之計算基準，避免對於專利權人過度賠償。因此，我國新專利法規定及美國「整體市場價值法則」均與專利權人所失利益、合理授權金之計算相關；而本件乃系爭產品係附隨於輪胎出售，考量系爭專利技術是否對於輪胎交易有所貢獻、應否將之納入乙公司因侵害行為所得之利益等問題，係屬二事，惟其基本精神悉以可歸因於系爭專利價值者始為甲所得請求損害賠償之範圍。
3.依系爭專利所實施之產品（下稱系爭專利之產品）與系爭產品係附隨於輪胎而銷售，固可使輪胎易於搬運或疊置，然此為習用之胎緣固定套板的效用，固然對於胎緣固定套板插組在輪胎時可確實與胎緣貼合且防止搬運時手部被主板體刮傷，而屬重要的、有價值的功效，然此未足以證明系爭專利之「特徵部分」的存在乃構成消費者購買輪胎的主要原因，蓋輪胎交易之相關消費者於選購之際，輪胎本身之材質特色、胎型設計、規格尺寸等對於輪胎之消費者而言皆為重要特徵，任何1 項因素皆可能致使消費者無購買意願，而無從推論系爭專利申請專利範圍第1 項之「特徵部分」即為消費者購買輪胎的主要動機。
4.胎緣固定套板與輪胎係可輕易安裝、拆卸，具有物理上可分離性，輪胎之銷售並非依賴胎緣固定套板而定，且於胎緣固定套板之技術市場上，除系爭專利之產品外，市面上亦有其他可替代之選擇，而系爭專利之產品相較於其他替代品所能增加的利潤（即系爭專利技術高於替代品的增量利潤）並不明確，是以胎緣固定套板並無原判決所稱「屬販售輪胎不可或缺之產品」等情事，難認「系爭產品於扣除成本後，對於每個輪胎之貢獻度」，故本件損害賠償範圍仍應以「系爭產品」本身為基礎，無從計入所謂「對輪胎之貢獻度」。
綜上，參酌前街智慧財產法院之見解，本案應以胎緣固定套片本身之價值為合理授權金之計算基礎，而不應將輪胎之價值算入。
賴安國 律師/專利師
巨群國際專利商標法律事務所