案例事實：甲公司於民國87年6 月間註冊A商標圖樣，指定使用於電腦程式設計及資料處理；電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問；電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃；產品之外觀造型與結構設計等服務，後乙公司以甲公司三年未使用A商標為由，向智慧局申請廢止A商標之註冊，甲公司應提出何種證據資料，方能作證有商標使之事實？
商標權註冊之意義在於持續性的使用，在採取商標使用主義的國家，商標使用乃為取得商標權之事實要件，而採取註冊主義之國家，則多以商標註冊後，於一定期間內未使用或停止使用，構成商標權消滅之事由。為了促使商標權人持續合法使用商標，我國商標法規定商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。商標使用不僅為商標權人之權利，亦係維持商標權之要件。而關於判斷是否有使用商標於電腦程式設計及資料處理等服務，參考智慧財產法院101年度行商訴字第163號行政判決理由，可發現法院揭露了幾個判斷準則
一、商標權人應證明使用系爭商標符合商業交易習慣之事實：
按商標權人於商標廢止事件，其證明有使用之事實，應符合商業交易習慣。蓋商標之使用不僅為商標人之權利，亦為其義務所在，是未經使用之商標，縱使取得商標註冊，亦無法作為表彰商品或服務來源之功能。商標與企業經營有密切之關聯，倘商標無法與企業相結合，附著於商品或服務行銷，其充其量僅屬一種設計形式，不具商標應有之表彰功能。而使用之概念應著重於客觀之實際使用，並非申請註冊人主觀上是否有使用之意思。換言之，商標使用著重於商業上之實際使用，而非僅為保留其權利而象徵性使用該標章。以避免無實際使用商標之人，阻礙他人善意使用商標，導致產生不公平競爭，違背商標制度存在之目的。揆諸前揭說明，商標權人應提出相關證據證明，其於商標申請日前，有行銷目的之主觀意思，客觀上將系爭商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其系爭商標，且其使用符合商業交易習慣之事實。
二、商業交易使用服務商標之認定：
註冊商標指定使用於服務時，其具體之使用態樣得為於營業場所標示註冊商標，或於營業文件上標示註冊商標。而商標權人僅須實際上藉由註冊服務所指定之服務獲取利益，即可認商標權人於營業場所或營業文件上標示註冊商標，符合商業交易上之商標使用，並不以提供註冊商標之服務而直接換取收入為必要。正如一般量販店或便利商店之註冊商標使用於商品銷售之服務者，相關消費者至量販店或便利商店購買商品時，量販店或便利商店均會於發票上標示其註冊商標，發票上之品名通常均為消費者所購買之物品，並未再向相關消費者收取提供銷售服務之費用。因量販店或便利商店係透過商品之銷售獲取利潤，故在銷售商品之發票上標示註冊商標，應認係屬註冊商標之使用。商標權人可提出有標示系爭商標之商業交易文件，作為商業交易使用服務商標之證明，是商標權人欲證明其有使用註冊商標，衡諸商業交易習慣，自可檢送標示有服務商標圖樣之營業文件、營業場所照片等，併同提供服務之收入憑證，如統一發票、收據、估價單等或廣告證明文件。
三、使用於商品與於使用於服務並不相同：
商標權人如果僅提出將商標使用於商品(例如手機軟體，)之證據，因為手機軟體乃是商品，使用於行銷手機軟體，與使用於服務(行銷電腦程式設計及資料處理；電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問；電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃；產品之外觀造型與結構設計服務等服務)並不相同，故如商標權人提出者為授權使用手機軟體之契約書，因授權使用契約之授權標的，與註冊商標指定使用之服務無關，不得作為原告使用系爭註冊商標之證據。
巨群國際專利商標法律事務所 賴安國律師