甲為A專利權利人，於民國93年起與乙公司簽訂授權契約，以每年新台幣50萬元之授權金，將A專利授權乙公司實施。然，民國98年間，丙公司對甲之A專利提出舉發，後於民國100年底A專利經經濟部智慧財產局撤銷確定，試問乙公司能否主張甲於專利撤銷前收授之授權金為不當得利，並依民法第179條規定請求返還已給付之授權金。
專利權於核准後尚有公眾審查制度之適用，亦即，當發現專利之核准有違反專利法規定情形時(例如：不具新穎性、進步性等情況)，得向智慧局提出舉發，請求撤銷該專利權，故專利權於核准後，未來仍有遭撤銷之可能。此一情況，反應在授權契約上即會產一問題：專利權在授權後被撤銷時，已經給付的授權金能否要求返還？？？對此問題，較縝密之授權契約會作相關約定，例如，雙方同意專利即便被撤銷，授權金亦不返還，此時，專利權人與被授權人之關係應依授權契約之內容來決定。然而，當授權契約沒對此一問題作相關約定時，便有產生爭議可能。
對此問題，主張應該返還權金者認為，依據專利法規定，專利經舉發撤銷後是自始無效，而授權契約是以專利權有效為前提，故被授權人應得依民法第179條「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律之原因，而其後已不存在者，亦同」規定，要求返還已支付之授權金。
然而，目前多數之見解乃認為不應成立民法第179條規定之不當得利，司法院就此問題之研討意見之理由為：
（一）授權與讓與性質不同所謂專利授權者，係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權。準此，專利授權與專利權讓與並不相同，因被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利之權利。是專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權予被授權人之義務，倘被授權人於授權期間，授權人本於專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，縱使專利權嗣後經舉發撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，在專利權未經撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被授權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。
（二）專利授權契約為雙務有償契約甲依據專利授權契約有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有 按件給付權利金予甲之義務，是給付權利金與系爭專利權之 授予，兩者有對價關係，系爭專利授權契約為雙務有償契約。而發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，固視為自始即不存在（專利法第 73 條第 2項）。然反面解釋，發明專利雖有應撤銷之事由，惟發明專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效。職是，發明專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術，則被授權人行使權利或履行義務，不合誠信原則甚明。
(三）專利權人依據授權契約有受領授權金之權利專利授權為雙務契約，專利之實施與授權金之給付有對價關係，乙給付授權金與甲提供製造技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然當事人事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘乙所支付之授權金與甲提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之本旨，自難謂甲受領授權金獲有不當得利。職是，甲依據系爭專利授權契約之法律關係，收受乙因實施系爭專利所支付之授權金，該給付有法律上之原因，而乙亦因使用甲提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響當事人間授權契約之效力，且乙於交付授權金予甲時，甲係將當時有效之專利技術及專利權授予乙使用完畢，已完成對待給付，故甲受領授權金有法律上之原因，不成立不當得利。
【101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第6號】
綜上，依據司法院前述研討意見，本案例中，甲之A專利權固遭撤銷，惟，乙公司並無權依據民法第179條不當得利規定，要求甲返還乙公司先前已經支付之授權金。本文為律師投稿文章賴安國律師/巨群國際專利商標法律事務所