甲公司於民國95年5月以A商標申請註冊，指定使用於記事本等商品，經智慧財產局審查後獲准。
乙公司早於90年8月間即已註冊相同近似之B商標，且指定使用於類似商品，故乙公司於96年間以A商標註冊違反商標法第23條第1項第13款規定為由提出異議。
爭訟過程中，甲公司主張早在89年6間便開始使用A商標，當時B商標尚未註冊，故甲公司應享有合法先使用商標之權利，不應受B商標權拘束，且自A商標獲准註冊後，甲公司投入大量宣傳費用，A商標已成為高知名度商標，係相關消費者較為熟悉之商標，應予保護。
試問，甲公司之A商標先使用或具較高知名度之事實是否會影響應否依商標法第23條第1項第13款規定撤銷A商標之判斷？
商標法第23條1項第13款規定：相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。
本件中，乙公司之B商標於90年8月間已獲准註冊，且B商標與A商標為近似商標，又指定使用於相同類似商品，故從法條文義上判斷，A商標之註冊是有撤銷事由存在的。
較值得討論的是，甲公司先使用A商標，且已經成為較高知名度商標的事實，是否會影響商標法第23條1項第13款規定的適用，也就是，我們是否應該因為甲公司先使用之A商標已經成為較高知名度商標的事實，而容許兩商標並存？
這問題有趣的點在於，一般而言，商標混淆將消費者容易將後申請商摽的商品誤認為先申請商標的商品(正向混淆)，但在本件中，由於後申請之A商標具有較高知名度，消會者反而是容易將先申請B商摽的商品誤認為後申請A商標的商品(反向混淆)，而在這種情況下，後申請商標的甲公司似乎沒有要攀附先商標權人乙公司信譽之意圖。
對此，智慧財產法院於100年度行商訴字第97號行政判決揭示：「按我國商標法係採「註冊主義」，商標第23條第1項第13款之立法意旨，即在於保護申請或註冊在先之商標，兼以防止相關消費者陷於誤信誤認之情形，是若以近似於他人註冊或申請在先之商標文字申請註冊，所指定之商品復屬同一或類似，於交易時足致相關消費者對其商品之來源發生混淆誤認之虞者，即應否准其註冊。因此，縱然原告之前手於據以異議商標90年8月3日申請註冊之前，已有先使用系爭商標主要識別部分「Smart」及「智富」之事實，惟原告之前手並未以之作為商標圖樣申請註冊，遲至據以異議商標90年8月3日申請註冊後，原告才於95年5月22日以近似之商標圖樣指定使用於同一或類似商品申請註冊，自應保護申請註冊在先之據以異議商標，如以系爭商標申請註冊前（約5、6年間）之實際使用證據，認為其係相關消費者較為熟悉之商標，而予以保護，並不符合商標法採「註冊主義」之立法意旨。縱然系爭商標於申請註冊時可能較據以異議商標為消費者所知悉，然其與註冊在先之據以異議商標構成近似，且指定使用之商品／服務復為同一或高度類似，相關消費者亦有因兩造商標高度近似、商品／服務復屬高度類似，再加上系爭商標之知名度而誤認據以異議商標商品／服務係來自於原告之疑慮……」。
亦即，依據智財法院之見解，在「先申請註冊之商標與「後註冊之先使用高知名度商標」間，我們還是應該秉持註冊主義原則，不應准許「後註冊之先使用高知名度商標」之註冊。至於甲公司之善意先使用系爭商標情形，也只是當甲公司被追訴侵害商標權時，是否能主張商標法第30條之善意先使用，不受他人商標權效力所拘束之問題，不因此而使其註冊變成合法。 本文為律師投稿文章賴安國律師/巨群國際專利商標法律事務所