小周愛好大自然，自10年前便在花蓮地區經營民宿，自行構思取名為「布衣歲月」，某日卻接獲王董之警告信函，告知已在1年前申請「布衣歲月」商標權，並已經智慧財產局核准註冊，要求小周停止使用「布衣歲月」經營民宿，小周真的不能再使用「布衣歲月」經營民宿嗎？
關於商標權的取得，立法上有「使用主義」與「註冊主義」之分，而商標法第2條規定，凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請商標註冊。可知，我國商標法就商標權的取得是採取『註冊主義』，並非採『使用主義』，即欲取得商標權者，依法應提出申請註冊，註冊成功後即可以排除競爭同業之使用。
然，商標之主要功能在於表彰商品或服務的來源，是否申請註冊並無強制規定，往往有許多使用者會先投入資本行銷，或經由長期使用累積商譽，而未申請註冊商標，此時如仍堅持採取註冊主義，讓後來取得註冊之商標權人排除先前已善意使用商標者繼續使用之權益，對於善意先使用者顯然並不公平。為此，我國商標法第30條第1項第3款規定，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，用以調合註冊主義與使用主義，使善意的先使用者能得到適當的保障。
雖然商標法規定善意先使用者可不受他人商標權效力拘束，但基於對已註冊商標之保護，商標法第30條第1項第3款亦規定得主張善意先使用之商品或服務，以原使用之商品或服務為限，且為了確保相關消費者不會發生混淆誤認，乃賦予商標權人得要求善意先使用者附加適當之區別標示之權利。
本案例事實中，小周是在10年自行構思創設「布衣歲月」商標，並用以經營民宿，而王董的「布衣歲月」商標是在一年前才申請的，因為小周使用該商標的時間點是在王董提出商標註冊申請之前，且小周是自行創設，並非是惡意抄襲王董的商標，可依商標法第30條第1項第3款規定抗辯不受王董商標權效力拘束，繼續使用「布衣歲月」經營民宿。
應注意的是，在實務案件中，類似小周這種先使用者所面臨困難往往是沒有足夠據證證明先使用的事實，也就是因舉證上有困難而不得不放棄使用多時的商標，因此，若有構思出好的商標，則應該要儘速就自己所使用的商標申請商標註冊，才能避免發生類似小周之情況。本文為律師投稿/賴安國律師賴安國律師/巨群國際專利商標法律事務所