企業併購的風潮在台灣、乃至於全球持續延燒，若採取合併的方式，根據我國公司法規定，消滅公司的權利義務由存續或新設公司概括承受，一般而言，在合併基準日生效。不過如果企業合併過程中涉及專利權、商標權、著作權以及營業秘密等智慧財產權的移轉，其中，專利、商標權的移轉，均須向經濟部智慧財產局辦理登記，則企業合併時，專利、商標權究於何時移轉？在完成相關登記前是否可向第三人主張權利？值得企業的關心。
專利法第59條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」；商標法第35條亦規定：「商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人」。也就是說，在一般專利、商標權移轉時，雖然讓與契約在當事人間發生效力；不過，在還未向智財局完成登記前，該專利、商標權的移轉不能對抗第三人，即權利繼受人仍不能向第三人主張專利、商標權。
專利權、商標權因合併而移轉的特殊性
那麼，因為合併而移轉的專利、商標權，是否應先完成登記，始得向第三人主張權利呢？就此問題，目前並沒有明確的法院或主管機關的判解、函釋可資參考，若採取肯定的看法，恐有以下疑義：
首先，一般的專利、商標權移轉，因雙方合意而生效，與公司合併造成權利當然移轉，性質上並不相同。其次，公司合併依法須經登記，如果是公開發行公司，股東會召開前更需公告合併相關事宜，因此，雖未完成專利、商標權人變更登記，但第三人仍可從公司合併登記或相關公告程序，明確知悉權利移轉的事實。
權利空窗期
更重要的是，若專利、商標權雖在合併基準日移轉，但在完成權利人變更登記前仍不得向第三人主張權利，一方面，原先擁有專利、商標權的公司因合併而消滅，自無法主張權利；另一方面，存續或新設的公司在登記完成前，又不能向第三人主張權利，將產生無人可向侵權人主張權利的空窗期。
雖然專利、商標權因合併而移轉，仍應認為在合併基準日生效，但因為權利人名義已有變更，仍須向智慧財產局踐行專利、商標權人的變更登記，以名副其實。實務上，專利、商標權人的變更登記約在一至二個月即可以完成。
在法律未明確規範的情況下，鑑於合併時專利、商標權移轉的特殊性，再加上直接適用專利法第59條與商標法第35條規定的結果，將產生權利的空窗期，應認為上開規定於專利、商標權因合併而移轉時，並不適用，如此才能讓因合併而取得專利、商標權的企業，在合併基準日後，即可向侵害專利權、商標權之第三人主張權利。 本文轉載至【2007-10-01/經濟日報/A13版/稅務法務】陳世杰，眾達國際法律事務所律師及台北美國商會智慧財產權保護委員會共同主席，本文僅為作者個人意見，不代表事務所及美國商會立場。