經營石油業之甲公司在民國43年註冊取得A商標，在民國60年間被認定屬著名商標，且著名之狀態持續存續至今，民國87年間經營建築事業之乙公司以A商標文字作為公司名稱而為設立登記，至民國103年間，甲公司乃向法院訴請乙公司應該更改公司名稱。
按商標法第70條第 2款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。上開擬制侵害商標權之規定，乃商標法於92年修正時所增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款）。
本案例之爭議點在於，乙公司是在92年商標法修正之前設立，乙公司設立時，尚無現行商標法第70條第2款規定，故甲公司能否援引該商標法條款訴請乙公司更改公司名稱，並非毫無疑義。對此爭議，我國法院間曾有不同意見。
職司智慧財產案件審理之智慧財產法院在其104年度民商上字第7號判決中曾揭示：「由侵權行為之概念觀之，以他人商標作為公司名稱特取部分之視為侵害商標權態樣，與使用相同或近似他人商標於相同或類似商品之商標侵權態樣不同，後者之情形，侵權人每一次的商標使用行為，均為加害行為而構成對商標權的侵害，惟前者之情形，亦即公司名稱侵害他人商標權之情形，則於公司設立登記時，其侵害行為於當時即已完成，該一次性之加害行為雖因公司名稱持續存在致他人損害不斷發生，然此為損害狀態之繼續，並非侵害行為之繼續；再就法秩序安定性及當事人利益平衡之觀點觀之，公司設立登記後必會持續使用，若其設立登記時並未違反商標法規定，卻因事後法律變動而構成侵害商標權，不僅與法律不溯及既往之原則相違背，亦對法之安定性產生衝擊，並影響當事人權益。」。
亦即，依智慧財產法院於該案件之見解，本案例中，因乙公司於87年已設立完成，不能因92年修法而要求其變更公司名稱。
然而，當該案件上訴至最高法院時，最高法院則認為：「商標法第70條第 2款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。上開擬制侵害商標權之規定，乃商標法於92年修正時所增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），目的在於加強對著名商標之保護，並與國際規範相調和。襲用他人著名商標中之文字，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件。又依上開規定經擬制為侵害商標權者，非單純選定名稱之行為，而係名稱選定與著名商標文字相結合之狀態。倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於92年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃「法律要件事實之回溯連結」，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題。」。
是，若依最高法院於該案之見解，因甲公司其商標權迄未消滅且持續著名，則乙公司雖設立登記於87年，但其公司名稱以A商標之文字作為特取部分，因而造成淡化著名商標之狀態，持續迄今仍未終結，應有現行商標法有關「擬制侵害商標權」規定之適用。即，甲公司得訴請乙公司更名。
賴安國 律師
巨群國際專利商標法律事務所
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