一、案例介紹
甲為Ａ公司之負責人，其明知Ｂ公司享有「SOLUX」之商標權，卻於購入有「SOLUX」商標之小型及迷你型電燈、燈泡等商品後，將購入之燈泡上所打印之「SOLUX」商標圖樣予以塗銷，再以轉印機器重新標上Ａ公司註冊登記之「GEMLUX」商標，並在燈泡、包裝外盒及型錄上標示原產地為德國（即MADE IN GERMANY）後，再以上海另一他公司之名義在大陸地區出售該虛偽標示之燈泡營利，本件經地檢署偵查後提起公訴，惟歷經兩審審判，甲最後皆被認為上述之行為應不觸生偽造文書以及商標法等罪嫌。
上述案例經高等法院97年度上訴字10號判決已確定在案。本件不同於常見之商標侵權案件，係被告雖未「使用」他人商標，似難以認其構成商標侵權行為；然而更換或除去他人商標，應考慮者尚有是否已實質上稀釋消費者對該產品之識別性，進而對市場公平競爭之秩序產生干擾？此問題在台灣現行商標法規定下，有無其他思考點？此即為下文介紹。
二、法院判決 本案原審以下述理由為無罪判決之諭知：經重新打印之燈泡，為甲所經營之Ａ公司自行購入，燈泡既為Ａ公司所有，則Ａ公司自具有自由處分燈泡之權利，是被告甲將燈泡重新打印Ａ公司所註冊登記之商標，尚難認符合變造文書之構成要件；另經重新打印商標之燈泡在大陸地區銷售時，僅表明欲出售之產品為「GEMLUX」商標之燈泡，未提及「SOLUX」商標或Ｂ公司，亦未提及重新打印為「GEMLUX」商標燈泡製造公司究為何公司，因此法院認為本案難認被告甲有何施用詐術使消費者陷於錯誤之行為。 惟檢察官不服，提起上訴，其主張按最高法院84年台非字第408 號判決意旨，本案不應該有權利耗盡原則之適用：商標權利耗盡原則之適用須以「商品之原狀」繼續於市場上交易流通者，行為人如已將其商品原狀改變，即無權利耗盡原則之適用。本案甲不但未將購得之商品，依其原狀繼續於市場上交易流通，甚至將原廠燈泡所打印之商標圖樣予以塗銷後，再以轉印機器重新打印A公司之「GEMLUX」商標後，以更低之價格在市場上銷售，衡諸常情，如此當然足以讓買受之消費者誤認「GEMLUX」商標燈泡與「SOLUX」商標燈泡之品質、產地及品牌形象相同，並嚴重打擊告訴人公司在市場上之銷售利益等語據以作為上訴理由。 然高等法院則以下述理由駁回上訴：甲雖將「SOLUX」商標圖樣塗銷，既非侵害商標權之行為，且該燈泡內容亦無改變，核無商標法第30條第3 項但書規定之「為防止商品變質、受損」等情形，甲辯稱可適用前段權利耗盡原則，自無不合。又卷內並無甲以新商標販售燈泡價格低於「SOLUX」商標圖樣燈泡價格之證據可憑，且甲所出售之燈泡，外觀上既難以誤認係Ｂ公司之「SOLUX」燈泡，二者在市場上縱有價格差距，消費者如何選擇，如有瑕疵，亦可各循商標管道主張權利，買賣雙方權利義務甚為明灼，難認消費者有被詐騙情節。
三、本案評析：商標反向假冒？
（一）定義
按「商標反向假冒行為」係指未經商標權人同意，在其貼附註冊商標之商品上，將商標權人之註冊商標除去後，貼上自己或第三人之商標，並將該商品投入市場中銷售，宣稱是自己或第三人產製的商品之行為。本案甲所被訴之涉犯行為，即屬商標反向假冒行為。
（二）爭點：權利耗盡原則得否適用於商標反向假冒之案例中權利耗盡原則 係指，商標權人將帶有其商標之商品於市場販售後，商標權人之權利因此而耗盡。我國商標法第30條第2項亦對此原則明定，「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」故而，買受人透過合法買賣而受讓商品所有權後，於法律上即有自由占有、使用、收益及處分等權利，換言之，該商品移轉與買受人後，商標和產品均同屬買受人所得自由支配的範圍，原商標權人均無權加以干涉。因此按前述邏輯，本案中甲於買受燈泡後，該燈泡即為甲所有，其欲塗銷或更換其他商標，並非商標權人所得干涉。
惟上述見解筆者有疑者係，商標本身係具標示產品來源、保證品質之功能，故進而成為生產者商譽的表徵。因此，在商品流通至最終消費者手中之前，該商標與其附著之商品應是相互依附且不可分割，若將權利耗盡原則之適用時點提前採過寬之解釋，顯誤會權利耗盡原則之立法本意。
四、代結論
本案若因透過購買行為而使商標權人對其產製燈泡上之商標權利發生耗盡，不僅割裂了商標與其所標示商品兩者間之聯繫，對於原商標權人所建立商品之品質，與努力付出之技術成本顯有被輕估之嫌；其行為隱瞞消費者實際商品來源，重新進入市場與原商標權人相競爭後，除剝奪原商標權人之交易機會，更會使原商標權人辛苦建立之商業信譽消弭於無形！若無法非難此行為，顯與商標法立法目的及我國智慧財產權保護制度之內涵價值顯然相悖。
目前大陸及英美法系國家多有於商標法和不正當競爭法內設下商標反向假冒之相關規範，然在我國尚未明文規定之情況下，筆者建議應參諸保障消費者為出發點，強調保護加註商標之商品，使其得以順利流通於市場，直至最終消費者之手，不受任何妨礙或破壞。立法者應積極正視此新型態之侵權行為，方得以遏止此等不肖行為。
本文為律師投稿文章簡榮宗顧問、林邦棟律師．林雨欣律師/ 明沂律師事務所