甲自民國77年間起開始在台北市國賓戲院旁使用A商標圖樣賣豆花，惟並未申請註冊商標權。乙於民國86年2月申請註冊A商標，指定使用於豆花等商品。後第三人丙想使用A商標圖樣經營豆花店，但又無法取得商標權人乙之授權，乃商請甲將商標法先使用A商標圖樣之法律上利益授權給其使用，希望得藉此主張商標法第30條第1項第3款規定之先使用商標圖樣之法律上利益，而不受乙之商標權拘束。試問，丙之作法是否可行？
關於商標權的取得，立法上有「使用主義」與「註冊主義」之分，而依商標法第2條規定，凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請商標註冊，我國商標法就商標權的取得是採取『註冊主義』，並非採『使用主義』，即欲取得商標權者，依法應提出申請註冊，註冊成功後即可以排除競爭同業之使用。然，商標之主要功能在於表彰商品或服務的來源，是否申請註冊並無強制規定，往往有許多使用者會先投入資本行銷，或經由長期使用累積商譽，而未申請註冊商標，此時如仍堅持採取註冊主義，讓後來取得註冊之商標權人排除先前已善意使用商標者繼續使用之權益，對於善意先使用者顯然並不公平。
為此，我國商標法第30條第1項第3款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」，亦即，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，用以調合註冊主義與使用主義，使善意的先使用者能得到適當的保障。本案例中，甲便是善意先使用人，不受乙商標權之效力所拘束。
然，有爭議者為，甲能否將此善意先使用之法律上利益授權給丙使用，讓丙也可不受乙之商標權效力拘束，對此一爭點，司法院民國 106 年 05 月 08 日，司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果，多數見解採否定之看法，其理由為：
（一）依商標法第2條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」此為我國商標法採取「註冊保護原則」之具體明文。商標或標章申請註冊之目的係為了取得專屬及排他權之效力，而在無侵害已註冊商標權或標章權之前提下，任何人可於交易市場自由使用其商標或標章，並不以就該商標或標章取得註冊為必要。
換言之，一旦經他人選擇特定標識，作為商標指定使用於特定商品或服務範圍，經申請核准註冊後，即產生專屬及排他的權利。因此，商標法中例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束之規定，係為避免申請註冊之商標（或標章）與先使用於市場的商標（或標章）產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護原則之衡平措施。
（二）善意先使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，之所以得於他人取得註冊商標後繼續使用該商標，係考量善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。
惟自商標法第36條第1項本文及同條項第3款規定之內容以觀，商標使用行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束。換言之，他人的商標權依然存在，善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的。
（三）參照最高法院97年度台上字第2731號民事判決之意旨，商標圖樣之使用具有商業上價值，應認屬資產之部分。而商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產上之價值，應認為商標善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益。
104年度「智慧財產法律座談會」民事訴訟類相關議題提案及研討結果第2號之結論亦採相同之見解。
惟均僅肯認商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值，屬得為後手繼受之法律上利益，並僅能透過附隨營業讓與之方式為之，而未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與甚為明確。
（四）符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權利，若謂符合善意先使用規定者於第三人依法取得商標註冊後，仍能透過授權方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，顯與商標法第36條第1項第3款規定之對象「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」彼此扞格，逾越了立法原意僅係為維護先使用行為既有的事實狀態或商標秩序之旨。
又容許善意先使用人可以透過加盟授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利，並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法，且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨。
（五）主張善意先使用者，本應持續使用且以合理可期待之方式為之，並以原使用之商品或服務為限。
而法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，但本規定既為註冊保護之例外，基於例外從嚴之法理，侵權之抗辯僅限於原事業之範圍，無由恣意授權他人使用而擴充適用，致影響商標權人之註冊權益，削弱註冊保護主義之立法意旨。
商標法中本無善意先使用之法律上利益可得授權他人之明文，制度上如果容許透過授權之方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，即便商標權人可要求附加適當區別標示，被授權人之商標使用行為若未經授權人加以實質監督，將可能損及商標權人之利益，使商標權人之利益遭受不測之風險與過度之侵害，有失衡平，不符合商標法第36條第1項第3款規定調和善意先使用人及商標權人間之利益的立法初衷，自非可採。
(參考資料：司法院民國 106 年 05 月 08 日，司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號)
綜上，依司法院民國 106 年 05 月 08 日，司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果，本案例中之丙希望透過向甲取得授權之方式而得免於受乙之A商標權效力所拘束，並不可行。
賴安國 律師
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