法律論壇

A:  1、想請問是否需要簽立合約？->
合約不限於書面,口頭也成立,書面舉證容易
2.使用我們的商標會要注意哪些風險？->
授權期限及範圍,其餘請參考以下判決
智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決(描述性合理使用)
1. 所謂描述性合理使用，指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。
2. 至如何判斷是否屬合理使用，可由以下情形綜合判斷之：
(1) 該商標文字本身，就該商品之性質、實際交易情況及同業間使用方式觀之，是否為商品或服務名稱、形狀、品質、功用、產地等之「說明性文字」；雖使用與他人商標相同或近似之商標，惟是否有該等商品其他說明性之文字，足以使消費者瞭解其係為說明產品而使用；
(2) 使用之商標，由其標示之位置、字體、字型觀之，其客觀上究係用以混淆誤認消費者，使其認為上開商品係屬商標權人之商品，抑或係說明性文字；是否供作商業使用，即其使用之方式或型態，亦屬同業間一般之使用方式，一般消費該商品之消費者不致誤認係作為商標使用者；
(3) 使用他人商標作為說明性文字時，對該說明性文字之使用或強調其顯著性，有無超出一般商業法則容許之範圍（如將他人之商標置於明顯醒目之處，而將自己之商標置於不明顯處，此種刻意設計之方法，自難謂係善意且合理使用之方法）；是否一併使用自己之商標；商標權人之商譽是否因而受損，其程度為何。
3. 早於系爭商標註冊日前，已有「吃GABA降血壓：神奇的γ加碼胺基丁酸」、目錄為「吃GABA降血壓─神奇的γ（加碼）胺基丁酸」之書籍，且「GABA」正式中文翻譯為「伽馬氨基丁酸」、「γ-胺基丁酸」或「γ-氨基丁酸」乙節，則○○公司所生產製造之系爭產品中所含之「γ-胺基丁酸」成分經中譯為加碼、伽馬者均有之，○○公司於系爭產品上標示「伽傌」軟膠囊、「伽傌」口含錠、「伽傌」綠茶粉字樣，顯係在說明系爭產品含有「伽傌」胺基丁酸之成分。又○○公司所出產之系爭產品上之「HAC」標識係經智財局核准通過之商標，○○公司將自己之商標「HAC」標示於系爭產品較為明顯之位置，「伽傌」二字後連接「綠茶粉」、「軟膠囊」及「口含錠」，旨在使一般消費者認識「伽傌」為「綠茶粉」、「軟膠囊」及「口含錠」之成分，並在主成分及說明中提到「GABA」、「γ-胺基丁酸」等語，並非將「伽傌」作為商標使用，核屬以善意且合理使用之方法，表示系爭產品商品成分之說明，揆諸前揭修正前商標法第30條第1項第1款規定，不受系爭商標權之效力拘束。(智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決)
3.合約內容大概要涉及哪些部分或怎麼寫會比較保險呢？->
.合約期限及範圍,文字意義要明確,明定管轄法院

A:  您好：

1. 因涉及智慧財產權使用、授權範圍，可能衍生之責任風險、款項給付條件等，建議制定對我方有利的條款，讓交易風險降低。
2. 商標授權風險
(1) 逾越合作範圍之使用
(2) 戲謔、濫用或造成商標與品牌形象貶損
(3) 再授權予第三人之議題
3. 簡要舉例幾個契約要注意之處（若要依照法律與交易情形，制定完整約定，建議仍要考量聘請律師）
(1) 商標授權的性質與範圍
(2) 逾越授權範圍使用之法律效果
(3) 權利金或分潤或付款條件
(4) 與消費者之間爭議處理與歸屬
(5) 合作期間與退場機制
(6) 其他

林冠亨律師
Francis Lin
群展國際法律事務所
Email：francislin311@gmail.com或kuanhenglin@justus.com.tw
TEL：(04)2226-8993（請告知總機找林冠亨律師）
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