法律論壇

A:  您好,

您的生產販賣日雖然較對方申請專利日早，但在對方申請專利日後，仍持續有生產販賣行為的話，仍是有可能侵權。但不知對方的專利是何種專利，如只經形式申請專利，未實質審查，是可能推翻。何況您所稱並不完全一樣，所以是否真的侵權而需賠償，還要仔細比對或經由鑑定才能確認。

以上回覆僅供參考，實際狀況還是要視個案具體狀況才可以提供更具體的建議。

如有任何問題，再請不吝來電賜告。

陳麗雯律師 敬上
TEL:02-2542-9950
LINE ID: winniechern

A:  關於問題一，如可舉證證明我方在對方申請日(如有主張優先權者，則指優先權日)前即先為善意製造、販賣該物品者，可適用「先使用」之專利侵權抗辯規定，在原有事業目的範圍內繼續為製造、販賣，無需下架產品。

1. 依專利法第59條第1項第3款規定，發明專利權之效力，不及於申請前「已在國內實施，或已完成必須之準備者」。
詳言之，因為先申請並取得專利權之人不一定是先發明之人，也不一定是先實施發明之人，故在專利權人提出專利申請前(指專利法第25條所定之申請日前，如有主張優先權者，則指優先權日前)，他人有可能已實施或準備實施同一發明。於此情況下，賦予先實施發明之人排除專利權之效力，可促進發明的早期實施，與專利申請同樣符合專利法促進公開及發明實用化的立法本旨。反之，如無「先使用」之專利侵權抗辯規定，任由專利權人可對在先實施發明之人主張專利侵權，禁止其繼續實施該發明的話，將造成原可先為實施發明之人因擔心被追究專利侵權責任而躊躇是否投資先為實施發明之意願，或者強迫原可先為實施發明之人為避免投資浪費而不得不提出專利申請，造成過度的專利申請。從而，為促進發明的早期實施及防止過度的專利申請，專利法第59條第1項第3款乃規定「先使用」之專利侵權抗辯事由，以排除專利權之效力。

2. 惟須注意專利法第59條第1項第3款但書規定，從專利申請人(包括實際申請人及其前權利人)處得知其發明後未滿12個月，並經專利申請人聲明保留其權利者，不適用「先使用」之抗辯規定。
詳言之，在申請前12個月內才開始實施或完成準備者，得否適用「先使用」之抗辯規定以排除專利權效力，須判斷其主觀上是否為「善意」，即是否從專利申請人處得知其發明：
（1） 主觀上並非從專利申請人處得知其發明(善意)，且在申請前已開始實施或完成準備者，適用「先使用」之抗辯規定。
（2） 主觀上係從專利申請人處得知其發明(惡意)者，則限於下述任一情形，始得以其在申請前已開始實施或完成準備為由，適用「先使用」之抗辯規定以排除專利權之效力。
A. 專利申請人未聲明保留權利。
B. 專利申請人聲明保留權利，但未在12個月內申請專利。

但書規定意旨在於，先實施發明之人若主觀上係從專利申請人處得知其發明者，於此即無防止過度專利申請的問題；且專利申請人既已聲明保留其專利權，則以專利申請人之利益為重，但若專利申請人一直不提出專利申請，因與專利法促進公開及發明實用化的立法本旨相違，故將期限設定為12個月。

3. 且對於「先使用」抗辯之範圍，專利法第59條第2項設有限制，先實施之人僅能於其「原有事業目的範圍內」繼續利用。

4. 所詢問題一，關於在不知情的情況狀下幫客人開模生產販賣，如可舉證證明我方在對方申請日(如有主張優先權者，則指優先權日)前即先為製造、販賣該物品，且我方(含客人)並非從對方處得知其發明，或雖從對方處得知其發明，但對方未聲明保留權利，或雖聲明保留權利但未在12個月內申請專利者，則可適用「先使用」之專利侵權抗辯規定，在原有事業目的範圍內繼續為製造、販賣，無需下架產品。