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商標被侵權問題


邱OO 發問於 2023-05-29 | 臺北 | 批發、零售及餐飲業

Q: 您好:
首先我們是台北開設餐飲店面的有限公司,公司名稱跟店面招牌是不同名字,開業半年後發現其他縣市也開了一家招牌名完全一樣的餐飲業者,賣的商品也是相同料理,常被客人問是不是分店或關係企業~

1.當初發現後有寫存證信函要求改名,但對方以「善意先使用」為抗辯,因為我們開業時沒立即申請商標,就在開業5.6個月後才申請註冊商標,而對方開業在7月20日,我們在同年7月25為商標註冊日(但是我們先使用且已營業半年)

2.後來陸續寄二次存證信要求改名,對方都以此理由抗辯,後來忙於經營行銷也沒再追究,至今已過6年,總是有客人會以為二間是連鎖店,去年因疫情我們暫時休息,現在要重新再開業,6年我們在台北累積不少客源也有品牌知名度,重新開業前想先解決品牌名問題...

想請問:
ㄧ.對方所主張「善意先使用」說法是正確的嗎?並不是對方開業在先我們才開業申請註冊,而是我們開業在先只是註冊前一星期他們開業了

二.請求權年限—從知道商標損害及賠償義務人時起算二年內必須行使,或從商標侵權行為時起算十年內必須行使請求權

三.現在經過6年若我們希望對方改名容易識別是否還可以主張? 上一條的二年跟十年請求權依據有何不同?

四.有沒有哪個法律條文可以主張,向對方提出請求變更?

商標權問題

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A:  一、您好,依您所述之情形,可參照以下規定:
1、商標法第36條第1項「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。二、為發揮商品或服務功能所必要者。三、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」
2、商標法第69條「I商標權人對於侵害其商標權者,得請求除去之;有侵害之虞者,得請求防止之。II商標權人依前項規定為請求時,得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後,得為其他必要之處置。III商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者,得請求損害賠償。IV前項之損害賠償請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自有侵權行為時起,逾十年者亦同。」

二、依照以上之規定:
(一)有關善意先使用問題,所謂的善意先使用要符合以下要件:1.使用在先的事實發生在他人商標申請註冊日之前;2.繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限;3.商標權人可以要求在先使用商品應附加適當區別標示。
(二)有關時效問題,依照商標法第69條第4項,如果想要求商標侵權人損害賠償(ex.賠錢),要在發現對方侵權的情形後2年內告他,否則就不能告了;但是,如果是要求商標侵權人除去侵害(ex.拆招牌、換名字),是沒有時效限制的。

三、依照您所述之情形,答覆您的問題一:
(一)用時間點來看,對方開業時間比您開業時間晚,但卻是在您申請註冊商標前開業,因為法條的規定是以商標申請註冊日為準,所以用時間點來看對方可以主張善意先使用。
(二)但是,實務判決上,所謂的「善意」,包含使用時不知他人已註冊該商標且無不正競爭目的在內,這部分是要由對方自己來舉證說服法院的。
(三)就算法院判決認定對方是善意,也有可能要求對方要在商標使用附加適當之區別標示,以保護您身為商標權人的權益。

四、依照您所述之情形,答覆您的問題二和三:
(一)請求權時效的解釋是,原則上,如果您要對方因為侵害您的商標權這件事賠錢給您,必須要在知道後2年內要去告對方,但如果您是對方使用您的商標後第11年(超過10年了)才知道這件事,那您也不能去告對方賠錢了。
(二)但是,時效這件事,只針對要求對方賠錢,如果您是想要求對方排除侵害(ex.拆招牌、換名字),是沒有時效限制的。所以雖然經過了6年,您想要求對方改名字還是可以的。

五、依照您所述之情形,答覆您的問題四:
您可以用商標法第69條第1項要求除去侵害,也就是要求對方不可以再用相同的商標。

六、建議處理方式:向對方發動訴訟,要求對方改名,對方在訴訟中若要主張善意先使用,須由對方自己舉證說服法院自己的確是善意,且即使法院認為對方的確是善意,我們也可要求對方附加適當之區別標示,以保護我方身為商標權人的權益。至於訴訟前要準備哪些資料?做好那些蒐證?訴訟中要注意那些答辯重點?需依個案之情況再給予建議,本所已有多次協助客戶處理此類商標侵權爭議之經驗,您可與本所聯繫協助。

以上說明供您參考,如需進一步詳細討論與評估,可與本所聯繫預約本律師電話諮詢,謝謝。

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