法律論壇

A:  一、您好，依您所述之情形，可參照以下規定：
1、專利法第58條第1項及第2項「I發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。II物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」
2、專利法第96條第1項及第2項「I發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。II發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」
3、專利法第97條「I依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。II依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」
4、專利法第142條，設計專利準用以上之規定。

二、依照以上之規定，若商品有侵害專利權，而行為人做了製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該商品等行為，就會被認定違法，專利權人可以請求行為人排除侵害，也可以請求行為人賠償，即使行為人不知道商品侵權也要賠償，且如果行為人是明知商品侵權還故意侵權，會被罰三倍的賠償。

三、依照您所述之情形，大陸廠商會有製造商品的行為，您會有進口和販賣商品的行為，所有若商品侵權，大陸廠商和您都算侵權，但是，因為專利權是屬地主義，專利權人如果是拿台灣的專利告商品侵權，因為只有您在台灣有進口和販賣的行為，所以只有您違法，專利權人有權要求您排除侵害(ex.下架商品)和賠償。

四、建議處理方式：(1)購買前，先做台灣的專利檢索(費用由誰出請您和大陸廠商自行協商)，確認商品不侵權，也避免之後被認定是故意侵權而要罰3倍；(2)購買時，和大陸廠商簽不侵權保證書，若之後在台灣發生侵權，大陸廠商要負責賠償。至於專利檢索要如何進行才完整？要如何出具不侵權意見書？和大陸廠商的不侵權保證書內容要注意甚麼重點？若之後還是有專利權人發警告信主張商品侵權時要如何處理？需依個案之情況再給予建議，本所已有多次協助客戶規劃商品侵權風險及處理侵權爭議之經驗，您可與本所聯繫協助。

以上說明供您參考，如需進一步詳細討論與評估，可與本所聯繫預約本律師電話諮詢，謝謝。

A:  您好，關於是否構成專利權侵害，提供以下初步看法供參：

臺灣及中國大陸專利法均採屬地主義，於臺灣取得專利權，始得於台灣主張權利。即臺灣專利權人，得依專利法第142條第1項準用第58條第2項、第96條之規定，對於有侵害專利權之行為人，得請求除去妨害（即下架、銷毀商品等），且無論行為人為故意或過失，專利權人均得請求損害賠償。

就類似案件，建議於事前即先對商品進行專利檢索，避免侵害他人專利權；此外，亦得與商品提供者簽立不侵權的擔保契約或切結書，若於被第三人主張權利時，我方有機會據以主張善意信賴，並無主觀的故意過失。惟若行為人係與專利權人製造、販賣相同商品的同業，於實務上仍可能被認為應熟悉相關技術與其產品特性，且專利公報為社會公眾可查閱之資訊，而有過失責任（智財法院102年度民專訴字第69號判決意旨參照）。

另外，於被第三人主張專利侵權責任時，亦可以透過專利檢索，確認第三人之專利是否具有無效事由，而考慮後續對該專利提起舉發。

以上僅為原則性、通案性回覆，具體情形仍應以實際個案為準，若有任何疑問，歡迎至本所預約諮詢。