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預販售有品牌商品,卻侵犯專利


胡OO 發問於 2023-05-26 | 臺北 | 批發、零售及餐飲業

Q: 您好, 我們想於大陸平行輸入有品牌的商品-手機支架 到台灣網路平台販售,
假如後續在台灣被檢舉侵犯商品設計專利(前題我方不知曉有侵權), 此為品牌方的侵權嗎? 我們會有相關的法律責任嗎?
如果沒有法律責任,要做什麼應對措施,維護我方可繼續販售的權利?
如果有法律責任, 我們除了下架停售外, 還可以多做什麼處理, 使公司的傷害降至最低?
謝謝撥冗回覆。

專利權問題

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A:  一、您好,依您所述之情形,可參照以下規定:
1、專利法第58條第1項及第2項「I發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。II物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」
2、專利法第96條第1項及第2項「I發明專利權人對於侵害其專利權者,得請求除去之。有侵害之虞者,得請求防止之。II發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者,得請求損害賠償。」
3、專利法第97條「I依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。II依前項規定,侵害行為如屬故意,法院得因被害人之請求,依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」
4、專利法第142條,設計專利準用以上之規定。

二、依照以上之規定,若商品有侵害專利權,而行為人做了製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該商品等行為,就會被認定違法,專利權人可以請求行為人排除侵害,也可以請求行為人賠償,即使行為人不知道商品侵權也要賠償,且如果行為人是明知商品侵權還故意侵權,會被罰三倍的賠償。

三、依照您所述之情形,大陸廠商會有製造商品的行為,您會有進口和販賣商品的行為,所有若商品侵權,大陸廠商和您都算侵權,但是,因為專利權是屬地主義,專利權人如果是拿台灣的專利告商品侵權,因為只有您在台灣有進口和販賣的行為,所以只有您違法,專利權人有權要求您排除侵害(ex.下架商品)和賠償。

四、建議處理方式:(1)購買前,先做台灣的專利檢索(費用由誰出請您和大陸廠商自行協商),確認商品不侵權,也避免之後被認定是故意侵權而要罰3倍;(2)購買時,和大陸廠商簽不侵權保證書,若之後在台灣發生侵權,大陸廠商要負責賠償。至於專利檢索要如何進行才完整?要如何出具不侵權意見書?和大陸廠商的不侵權保證書內容要注意甚麼重點?若之後還是有專利權人發警告信主張商品侵權時要如何處理?需依個案之情況再給予建議,本所已有多次協助客戶規劃商品侵權風險及處理侵權爭議之經驗,您可與本所聯繫協助。

以上說明供您參考,如需進一步詳細討論與評估,可與本所聯繫預約本律師電話諮詢,謝謝。

A:  您好,關於是否構成專利權侵害,提供以下初步看法供參:

臺灣及中國大陸專利法均採屬地主義,於臺灣取得專利權,始得於台灣主張權利。即臺灣專利權人,得依專利法第142條第1項準用第58條第2項、第96條之規定,對於有侵害專利權之行為人,得請求除去妨害(即下架、銷毀商品等),且無論行為人為故意或過失,專利權人均得請求損害賠償。

就類似案件,建議於事前即先對商品進行專利檢索,避免侵害他人專利權;此外,亦得與商品提供者簽立不侵權的擔保契約或切結書,若於被第三人主張權利時,我方有機會據以主張善意信賴,並無主觀的故意過失。惟若行為人係與專利權人製造、販賣相同商品的同業,於實務上仍可能被認為應熟悉相關技術與其產品特性,且專利公報為社會公眾可查閱之資訊,而有過失責任(智財法院102年度民專訴字第69號判決意旨參照)。

另外,於被第三人主張專利侵權責任時,亦可以透過專利檢索,確認第三人之專利是否具有無效事由,而考慮後續對該專利提起舉發。

以上僅為原則性、通案性回覆,具體情形仍應以實際個案為準,若有任何疑問,歡迎至本所預約諮詢。

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