Q: 律師您好,
本公司從事貿易, 將國外工廠產品原包裝, 或已經授權的包裝銷售給亞洲國家客戶, 時間長達五年以上, 雖一開始沒有簽約，雙方交易皆透過 email 往返, 包括下單, billing inovice, shipping, packing list 等等都非常詳細, 甚至各國衛生署所需的產品成份文件，授權書等都是由該工廠提供給我方下游客戶, 這些年雙方一直合作沒有問題, 工廠也非常清楚各國家行銷的公司. 但日前卻突然要求下游客戶不可以用其工廠的商標及產品照片在網站上, 聲稱未得到其授權, 要求下架並承擔侵權的責任與保留追溯權 for 未來十年的侵害責任. 但我們又不是在各國家有獨家代理權, 他們也可以販售給其他公司, 這樣不是太不合理嗎? 工廠提出一個理由是該公司有新的投資人進來 !! 但 CEO 是沒有改變. 即使改組也不能否認過去的所有交易及控告我們侵權, 不是嗎?
既然下游客戶行銷其商品, 所有文件及照片全都由工廠員工提供給我們下游客戶, 賣其商品卻不能用其商標及製造廠商資訊在網站上, 不是有違常理嗎? 難道要我們自己捏造? 請問這樣的控訴我們能接受嗎? 是否可以控告回去對方毀約? 因為工廠說並沒有簽授權書! 但期間 email 往返都有證據, 工廠也知道下游客戶會製作網站, 並曾答應將客戶的網站連結到其工廠網站, 這樣表示工廠應該知道網站內容, 當時又為何不提出問題? 那我們這些年和對方購買那麼多產品， 難道都不能販售只能留著自己吃, 網站行銷或介紹產品已經是全球趨勢, 更何況之間生意已經做了這麼多年現在才來控訴? 而且從未要求過我們的行銷管道不可包含網站. 請問這樣我們在法律上是否有勝算? 非常感謝!
A:
朱小姐您好
關於您的問題，最主要還是要先釐清確實的法律關係。所以要先看所有的合約和往來資料才能判定。
然就您所述，先回答以下幾點：
1.該工廠在何國家有何商標註冊？
商標是採註冊主義、屬地主義。亦即，若某人想要其商標受到保護，就必須要在該國家就該商標及特定商品為註冊才行。故若您所述之工廠主張商標權，那應該請他提出是何樣商標權？在何地註冊？何時取得註冊核准等。而在該商標申請前的使用，均為善意使用，商標權人都無法主張權利。
2.該工廠將商品賣給貴公司時，該商標是否已經存在於該商品之上？
各國商標法中均係採耗盡原則。亦即權利人將物品賣給他人之後，商標權就已經耗盡，權利人就不可以再主張買受人不得將該商品賣出。所以若該工廠將商品賣給貴公司時，該商標已經印在商品之上，再由 貴公司在國內市場銷售或是轉售致他國，基本上均不會侵害該工廠的商標權利。
3.網站照片的實用，需確認為商標使用或是商品列示：
商標侵害最主要是要有商標使用之行為，但很多種請況下，商場所為者乃商標之列示、陳列，告訴消費者說我有賣這廠牌的商品，但我並不是在使用該商標。
以上答覆敬請卓參，若有任何問題敬請指教。
陳志隆 律師
02-2577-4352 #638
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